前言
随着经济全球化的深度推进，OEM代加工生产方式作为产业转移的副产物在越来越多的国家和地区开始兴起。OEM是“Original Equipment Manufacture”的缩写，指被委托方在来料、来样加工或来件装配业务中，将委托方提供的商标标识加贴在所加工的产品上，并将产品全部返回给委托方销售的生产经营方式，即平时所称的贴牌代工或定牌加工。生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的“关键核心技术”，负责设计和开发、控制销售“渠道”，具体的加工任务交给别的企业去做。
此种商业模式是商标经济价值的典型体现。委托方掌握了居于核心地位的商标权，既能充分利用资本、品牌、销售网络等优势，又能避免建厂等高额投入。但对于跨地域的定牌加工，如某国的代工厂仅进行生产加工，而销售则是在委托方国家进行时，就可能形成一种横跨两个法域、同时存在两个商标权冲突的特例。往往委托方在境外享有注册商标专用权，但其在国内不享有相关商标的注册商标专用权，境内第三方作为相关商标在国内的权利人，往往会诉称国内加工企业构成侵权。这种境内外的权利冲突模式，是商标地域性跟经济全球化发展的必然结果，应当予以正确认识，准确判断其法律适用。
这类侵权案件产生的根本原因在于知识产权具有地域性，在不同国家和地区形成的知识产权是相互独立的。商标权人可以依据各国法律规定，分别在各国取得独立的商标权，但同一商标权仅能在其所属国法律所及的范围内得到承认。
以案释法：裁判思路分析
涉外定牌加工中贴附商标的行为，是否属于《商标法》规定的“商标性使用”
《商标法》第48条明确规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。在定牌加工被诉侵权行为中的“商标使用”主要涉及《商标法》第57条所规定之未经许可使用商标的行为，其中又以第一款第1、2项[1]为甚。
但是，就“加工贴附商标”这一行为是否构成商标性使用，司法实践中存在一些不同的观点。早期判例的观点多与浦江亚环锁业有限公司与莱斯防盗产品国际有限公司侵害商标权纠纷再审一案[2]（下称亚环案）相同。
“亚环案”基本案情
墨西哥储伯公司系墨西哥“PRETUL” “PRETUL及椭圆图形”商标权利人，中国亚环公司接受储伯公司委托生产挂锁，产品上标注有“PRETUL” “PRETUL及椭圆图形”标识；国内权利人莱斯公司的商标为“PRETUL及椭圆图形”；被诉侵权的定牌商品使用的商标、委托人在国外注册的商标和国内权利人的商标完全一致。后法院查明，储伯公司曾委托过国内权利人代工生产旗下产品。
最高人民法院认为，因为亚环公司生产的带有 “PRETUL”相关标识的挂锁将全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能。故贴附商标的行为并不能被视作商标意义上的使用。因此，是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。
可资参照的是，在本田技研工业株式会社与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司等侵害商标权纠纷再审案[3]（下称本田案）中，最高人民法院相对扩大了“商标使用”的涵摄范围。
“本田案”基本案情
日本本田株式会社作为权利人在中国拥有合法有效的注册商标“HONDA”；国内加工企业（重庆恒胜公司）在其生产、销售的被诉侵权贴牌商品上使用了境外委托人于缅甸注册的“HONDAKIT”文字及图形，并且突出增大“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，同时将H字母和类似羽翼形状部分标以红色，与本田株式会社所有的商标构成近似，而与境外委托人所有的商标存在不同；本田株式会社所有的商标具有较高知名度，注册时间早于境外委托人所有的商标。
“本田案”的裁判意见明确指出，商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等等，是否构成商标法意义上的“商标性使用"应当依据商标法作出整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节。因此，在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标性使用”。
即使某一个商标既可能让消费者正确识别商品的来源，也可能让消费者错误识别商品的来源，甚至会出现一些消费者正确识别商品的来源，而另外一些消费者错误识别商品的来源这样错综复杂的情形，也构成前述“区别商品来源的可能性”。
因此，在经济全球化不断加深、电子商务迅猛发展的当下，仅仅凭“定牌加工的商品不在国内销售”这一事实，并不足以证明不构成商标性使用。
“亚环案”和“本田案”相比，有两项要件事实层面的差异：1.“亚环案”中请求保护的商标知名度不高，且权利人有抢注之嫌；而“本田案”中请求保护的则是具有很高知名度的商标，不存在抢注问题；2.“亚环案”中，贴牌的商标与请求保护的商标完全相同，而“本田案”中，国内加工企业只使用了类似的商标。因此，它们并非类似案件，法院对其是否构成“商标性使用”也作出了不同的判断。
“合理注意义务+实质性损害”的判断
在确定定牌加工构成商标性使用后，需要考察行为人是否尽到了注意义务，并且对权利人造成了实质性损害。如果原告未能就上述两项事实完成举证，则不能认定行为人构成商标侵权。
所谓“注意义务”，指的是国内加工企业对委托人商标性质的审查义务。如果国内加工企业明知或应知国内商标具有一定影响力（尤其是驰名商标），而境外委托热涉嫌恶意抢注商标却仍然接受委托的，应当认定国内加工企业未经注意义务 ，存在侵权法意义上的过错。
所谓“实质性损害”，指的是应当给予有一定影响力的商标予以特殊保护。若境外委托人有恶意抢注商标之嫌疑，应当基于诚实信用原则否认其行为的正当性[4]。这实际上便是恶意损害我国商标权人的合法利益，对此，国内加工企业应当具备更高的注意义务。
就“合理注意义务+实质性损害”的判断，可以从江苏常佳金峰动力机械有限公司与上海柴油机股份有限公司侵犯商标权纠纷再审案[5]（以下简称“东风案”）中得到思路。
“东风案”基本案情
上柴公司是中国注册商标“东风”的权利人，1961年注册，该商标具有较高知名度；印尼PIADI公司系印尼注册商标“东风”的商标持有人（两商标图案相同）；常佳公司受PIADI公司委托生产柴油机及组件，在产品上标注相应商标标识。另查明，上柴公司与PTADI公司就在印尼注册的东风商标权属在印尼法院有过多次诉讼，权利曾经先后被核准，最终权利由印尼PIADI公司获得。在上柴公司胜诉期间，常佳公司曾因侵害商标权与上柴公司签订过补偿协议。
最高人民法院的裁判意见认为，本案中，常佳公司已经审查了相关权利证书资料，充分关注了委托方的商标权利状态。在印度尼西亚相关司法机构判决相关商标归属上柴公司期间，还就当时的定牌加工行为与上柴公司沟通并签订协议，支付了补偿费用。可见，常佳公司对于相关商标权利状况已经适当履行了审慎适当的注意义务。因此，即使常佳公司的贴牌行为构成商标性使用，也不承担侵权责任。
持类似观点的司法判决还包括年于逊刚诉浙江容大（Roadage）案[6]以及匹克（Peak）诉振宇、美国伊萨克莫里斯案[7]等。根据国内加工企业是否履行必要的注意义务来认定侵权与否，是判断是否构成商标性使用之后的第二阶层的要件。
境内加工、域外销售的过程中使用商标是否具有混淆可能性
考虑到商标专用权的保护目的，“可能导致相关公众对商品或服务来源产生混淆”是构成商标侵权的必要条件 。
对于“相关公众”的理解在不断地变化中。在早期的判例中，“相关公众”仅限于我国境内，而涉外定牌加工产品全部销往境外，自然可以排除混淆可能。但2020年版《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条规定，商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。随着跨境电子商务的发展，即使定牌加工产品远销海外，也不能排除回流国内的可能，亦不能排除境外的中国消费者对定牌加工产品产生混淆的可能。因此，该条款的制定者更倾向于不对“相关公众”作地域限制。
就“混淆可能性”本身的判断，可以参照《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条：“经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：（一）擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识；……（四）其它足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。”该条款以“列举+兜底”的模式全面规制了妨碍市场竞争的混淆行为。因此，就“混淆可能性”的判断，应从实质的角度出发，适用“一般人认知足以导致混淆”的标准，而不要求已经发生实质性损害。
参考资料：
[1]《中华人民共和国商标法》第57条规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；……“
[2]最高人民法院（2014）最高法民提38号民事判决书.
[3]最高人民法院（2019）最高法民再138号民事判决书.
[4]冉子蘅.涉外定牌加工中商标侵权的认定[J].人民司法·应用,2022(10):82.
[5]最高人民法院（2016）最高法民再339号民事判决书.
[6]浙江省高级人民法院（2016）浙民再121号民事判决书.
[7]上海知识产权法院（2016）沪73民终37号民事判决书.
来源：PKU小标
排版：石荣静（实习）
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